'PTAB 무효 가능성 언급' 여부 놓고…LG-SK, 계속되는 공방(종합)
SK "PTAB, LG 특허 무효 근거" vs LG "진실 오도하지 말라"
입력 : 2021-01-18 16:56:25 수정 : 2021-01-18 16:56:25
[뉴스토마토 권안나 기자] 지난 12일(현지시간) 미국 특허청 특허심판원(PTAB)는 SK이노베이션(096770)이 LG에너지솔루션을 상대로 제기한 특허무효 심판(IPR)을 기각하는 과정에서 'LG 특허의 무효 가능성'에 대한 언급이 있었는지를 놓고 양측의 공방이 계속되고 있다.  
 
사진/뉴시스
 
SK이노베이션은 18일 입장문을 내고 PTAB 측이 SK이노베이션의 IPR을 기각하면서 'LG 특허의 무효 가능성'에 대해 언급했다고 주장했다. LG에너지솔루션은 SK이노베이션 측이 사실을 오도하고 있다고 반박했다.
 
임수길 SK이노베이션 벨류크리에이션센터장은 이날 "LG에서 답변을 피하고 있는 'PTAB의 LG특허의 무효가능성에 대한 언급'이 사실임을 분명히 하고자 한다"며 "LG에너지솔루션은 핵심을 흐리지 말고 이 이슈의 본질인 '특허심판원(PTAB)이 언급한 LG 특허의 무효 가능성'에 대해 답해야 한다"고 말했다. 
 
임 센터장은 특히 SK이노베이션이 미국 PTAB에 재기한 8건의 특허 무효심판(IPR)이 최근 기각된 데 대해 미국 특허청의 정책변경으로 인한 결정이었음을 재차 강조했다.
 
그는 "SK가 IPR을 신청한 시점은 미 특허당국의 정책 변화(특허청장의 9월24일자 발표)를 공식화하기 전이었고, SK이노베이션이 IPR을 신청한 시점까지는 ITC소송 중에 신청된 IPR이 대부분 개시되고 있었기 때문에 무효 가능성이 높다고 확신한 SK가 IPR 절차를 신청한 것은 당연한 판단이었다"고 설명했다.
 
그는 PTAB이 SK가 낸 IPR 신청에 각하 결정을 하면서도 '신청인이 합리적인 무효가능성을 제시했다'는 의견을 명확히 했다고 설명했다. 특히 쟁점 특허인 517특허에 대해서는 '강력한 무효 근거(a reasonably strong case on unpatentability)를 제시'했다는 의견을 분명히 했다고 덧붙였다.
 
임 센터장은 "미국 '517특허'에 대응한 한국 특허인 '310특허'는, 2011년 한국에서 제기된 특허 무효심판(특허심판원과 특허법원)에서 무효라는 판결까지 났었던 특허"라며 "그럼에도 대법원 최종 판결을 앞두고 SK는 대승적인 협력 차원에서 합의를 해준 바 있다"고 설명했다. 
 
LG에너지솔루션은 SK이노베이션이 PTAB의 의견 중 일부만 발췌해 진실로 오도하고 있다고 반박했다.
 
LG에너지솔루션 측은 "조사개시 여부 판단의 6가지 판단 요소 중 하나인 '청구인이 조사개시를 할 정도의 무효쟁점을 주장 하였는가'는 것이며, 궁극적으로 무효 가능성이 높다는 것이 아니다"며 "실제 PTAB은 이 쟁점과 관련하여 충분한 증거 조사를 통해서만 밝힐 수 있는 특허 권리 범위 해석과 사실관계들이 존재한다고 분명히 명시했다"고 설명했다. 
 
LG에너지솔루션에 따르면 통상 PTAB은 6개의 요건을 종합적으로 고려해 조사개시 여부를 결정하는데, SK이노베이션에서 주장하고 있는 것은 이 중 1개 요소에 해당하는 내용에 불과하다. 만약 이 부분으로 인한 특허 무효 가능성이 컸다면 PTAB은 조사 개시를 했을 것이라는 설명이다.  
 
LG에너지솔루션 측은 또 SK이노베이션이 IPR을 청구한 시기가 PTAB이 정책을 발표한 이후 시점으로, SK이노베이션이 비용을 들여가면서 소모적인 IPR을 요청했다는 주장했다. LG에너지솔루션에 따르면 ITC와 중복으로 청구된 IPR에 대해 각하하겠다는 정책을 PTAB가 처음 발표한 건 2019년 11월로, SK이노베이션이 IPR을 청구한 시점(2020년 9월)보다 1년가량 앞선다. 
 
이와 관련해 LG에너지솔루션 측은 애플이 미국의 전자결제 업체인 핀티브(Fintiv)를 상대로 제기한 IPR과 관련해 지난해 3월 PTAB가 이에 대한 판단 기준을 제시했고, 5월에는 조사 개시가 각하됐다고 했다. 특히 PTAB는 당시 이 건이 선행 사례로 계속 참고돼야 한다고 밝히기도 했다고 덧붙였다. 
 
권안나 기자 kany872@etomato.com

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  • 권안나

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