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유승호

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(中짝퉁 상표와의 전쟁)③중국 진출 생각한다면…상표법 44조·저명상표 주목

정관장, 저명상표 활용해 적극 방어…'선출원일 보장' 우선권 제도도 효과적

2021-03-01 06:00

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중국에서 저명상표로 인정을 받은 브랜드 정관장(正官庄). 저명상표로 등록되면 유사하지 않은 상품 영역에 대해서도 등록·사용을 금지할 수 있어 브랜드 가치 훼손을 막을 수 있다. 사진/KGC인삼공사
 
[뉴스토마토 유승호 기자] 한국 외식 기업이 중국의 짝퉁 상표와 무효 소송에서 잇따라 승소하고 있는 가운데 기업들이 짝퉁 상표에 대응할 수 있는 방안에 관심이 쏠리고 있다. 전문가들은 짝퉁 상표에 대응하기 위해서는 중국 상표법 32조와 44조, 우선권 제도를 활용할 필요가 있다고 입을 모은다.
 
1일 외식 프랜차이즈업계에 따르면 파리바게뜨와 설빙, 육전식당, 이화수 육개장 등은 중국 기업이 악의적으로 선점한 짝퉁 상표에 시달리다 최근 중국 현지에서 상표권 무효심판을 진행해 잇따라 승소했다.
 
이들 업체들이 상표권 무효심판에서 이길 수 있었던 것은 중국 상표법 제44조의 힘이다. 중국 상표법 제44조에는 ‘기타 정당하지 않은 수단으로 획득한 상표는 상표라고 보기 어렵다’는 내용이 담겼다. 타인의 상표를 진실한 사용의사 없이 대량으로 선점하는 경우에 중국 상표법 제44조를 통해 해결할 수 있다. 실제로 설빙, 이화수 육개장, 오븐마루, 석봉토스트는 상표법 제44조를 활용해 상표권 무효 소송에서 이겼다.
 
이와 함께 브랜드의 저명성을 이용하는 방법도 있다. 중국 상표법 제32조에 따르면 상표 출원 전이라도 중국 내에서 일정한 영향력이 있는 타인의 상표일 경우 상표를 등록하는 것을 금지하고 있다. 이를 치명상표 혹은 저명상표 라고 부른다. 중국에서 저명상표로 인정될 경우 저명상표를 모방한 상표를 비유사 상품 영역에 대한 등록 및 사용 금지가 되는 만큼 강력한 보호 장치로 꼽힌다.
 
다만 강력한 보호 장치로 꼽히는 만큼 저명성을 입증받기가 까다롭다는 게 업계 설명이다. 실제로 중국에는 현재 약 2500만개 이상 상표가 있으나 저명상표는 이 중 극소수로 국내는 삼성, LG, KGC인삼공사 등 10여개 브랜드만 저명상표 인정을 받았을 정도다.
 
KGC인삼공사에 따르면 정관장(正官庄) 브랜드를 중국에서 저명상표로 공식 인정받았다. 단순히 정관장 상표 등록만 이뤄졌을 경우 중국 내에서 타 기업이 ‘정관장’ 상표로 패션 제품이나 여타의 소비재를 출시해도 상표권 소송에서 패소할 수 있지만 저명상표 등록으로 전 산업 군에서 ‘정관장’ 상표를 지킬 수 있게 됐다는 게 KGC인삼공사의 설명이다.
 
이순원 KGC인삼공사 전략실장은 “중국사업 진출 시 적극적인 상표 및 다양한 상품군에 대해 사전 출원 등록을 진행하고 타제품과의 공존 가능성을 차단했다”면서 “유사한 상표명이 출원되면 이의신청, 취소 및 무효심판 과정을 거쳐 권리를 보호하고 위모조품 발생되었을 경우 관계 당국과 협조해 압수조치 등 적극적인 보호활동을 전개하며 ‘저명상표’로 인정받을 수 있는 노력을 기울였다”고 말했다.
 
이외에도 우선권 제도를 활용하는 방법도 대안으로 거론된다. 우선권 제도는 한국에 상표를 출원한 뒤 6개월 이내에 다른 국가에 동일한 상표를 출원할 경우 한국에 출원한 날로 출원일을 인정해주는 제도다.
 
우선권제도를 활용할 경우 상표의 선출원일을 보장받을 수 있어 중국 진출이 한결 수월해진다. 어떤 사업을 시작했을 때 6개월 이내에 그 브랜드가 중국으로 진출할 가능성이 있다면 우선권 제도를 적극 활용하라는 게 전문가들의 조언이다.
 
유성원 지심특허법률사무소 대표변리사는 “브랜드 인지도가 충분하지 않은 상태에서 상표권을 선점당하는 사례가 대부분이기 때문에 저명상표로 방어하는 건 신규 브랜드로서 쉽지 않다”면서 “이럴 경우 우선권 제도로 상표의 선출원일을 보장받는 방법이 있고 아니면 특허법인을 통해서 이의신청 등 분쟁으로 무효시키는 방법이 있다”고 설명했다.
 
유승호 기자 peter@etomato.com
 
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